すみれブログ
賠償金の算出方法
2025年05月29日

つい先日(5月27日)、知財高裁において、東レのかゆみ改善薬に関する特許権の侵害裁判において知財高裁は被告に対し217億円の損害賠償金の支払いを命じました。217億円という賠償金は日本の特許裁判史上、最高額です。

 

これまでの日本の特許裁判における賠償額としては、潰瘍薬(シメチジン)に係る特許権を侵害したとする訴訟での約30億円や、パチスロメーカーのアルゼとサミーのパチスロ裁判における約84億円といった事例がありますが、今回はこれを大きく越える衝撃的な額です。

 

といっても海外では1,000億円を越えるような事例もありますのでそれに比べると少ない方ですが、業界には衝撃が走ったことでしょう。

 

この判決に対して被告である沢井製薬と扶桑薬品は上告して争う姿勢を見せていますが、最高裁で判決が覆る例は極めて少ないため、これで確定する可能性がかなり高いと思います。

 

さて、こういった特許権侵害の賠償額ですが、具体的にはどのようにして決められるのでしょうか。

 

この賠償額は原告及び被告の言い分を充分にきいた上で裁判所が自由に決めるのですが、といっても無制限に決めることができません。

 

例えば原告が被告に対して100万円弁償しろ、といっているのに裁判所が勝手に損害額は200万円だから200万円支払え、といった判決はできません。もし、そんな判決をしたら原告、被告共に「は?」となってしまい、裁判所の信頼性を損ねてしまいます。

 

これは民事訴訟法の原則である処分権主義に基づくもので、裁判所は当事者が争っていないことまで考慮してその額を決めることはできないのです。

 

ですので、裁判所が決められる賠償額は被告が請求する額が上限となり、それを越えることはできません。上の例でいえば、裁判所は賠償額は200万円と考えていたとしても、原告が100万円払えと主張しているので100万円を越える判決はできないのです。

 

かつて青色LEDでノーベル賞を受賞した中村修二氏が勤務先の日亜化学を訴えた裁判では、裁判所は賠償額は600億円が相当と判断していたのですが、中村氏側は200億円しか請求していなかったため、200億円の判決をせざるを得なかったというエピソードが有名です。

 

そのため、原告としては可能な限り高額な賠償金を請求するのが望ましいのですが、賠償額が高額になると最初の持ち出し(印紙代や弁護士費用)も高額になりますので、その案配はなかなか難しいところです。

 

次に、裁判所は原告が請求してきた賠償額が正当かどうかを判断します。この判断は原告及び被告の出してきた証拠や資料に基づいて行われます。

 

これは同じく民事訴訟法の原則である弁論主義といって裁判所は当事者が出してきた資料のみに基づいて審理を進めるのであって、裁判所が独自にあるいは第三者機関などを使って勝手に証拠調べをして判断する訳ではないのです。公的機関である裁判所はそんなに暇でも親切でもないのです。

 

この賠償額を決める根拠となる考え方は、いわゆる逸失利益です。つまり、被告の侵害行為がなければ原告が得られたであろう利益をそのまま賠償額としようとする考え方です。特許権侵害は不法行為の一種ですからその賠償は民法709条が適用されます。

 

しかし、709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とだけ規定しており、損害額の具体的な算出方法は規定していません。

 

そこで、特許法には、この709条の特例として具体的な損害額の算出方法がいくつか規定されています。

 

先ず1つ目の算出方法は、被告が販売した製品の数に、原告製品の1個あたりの利益額を乗じた額を損害額とするものです。

 

例えば、被告が特許の模倣品を1万個販売したとします。そして、原告が特許製品を1個売った場合の儲けが100円だったとすると、販売した1万個に1個あたりの儲け分の100円を掛け合わせた合計100万円が原告が儲け損なった額と考えることができるので、この100万円を賠償額として認めるものです。

 

ただし、原告は小さな工場であって自力では1万個も作って売れるような規模でない場合は、製造能力の最大限までしか認められないため、賠償額も少なくなりますが、製造能力を越えた部分については特許の実施料相当額(ライセンス料)として賠償額に加算することができます。

 

2つ目の算出方法は、被告が模倣品を販売することで被告が儲けた額をそのまま損害額として認めるものです。原告は、自分が儲け損なった額の証明よりも、被告が儲けた額を証明するほうが簡単なときは、その額を損害額として請求することができるのです。

 

3つめの算出方法は、仮に原告である特許権者が、被告に対してその特許の使用を認めた場合の特許使用料(ライセンス料)をそのまま賠償額として認めるものです。

 

原告である特許権者がまだその特許製品を製造販売していなければ、逸失利益が発生していないので上記の2つの算出方法は使えないのです。といっても被告は無断で特許発明を使用しているわけですから、特許権者には本来受け取れるはずの実施料相当額の損失は発生していると考えられるため、その使用料が損害額として認められるのです。

 

ただし、実施料相当額といっても正当な契約に基づく通常の実施料と同じではおかしいので、実質的には相場を大幅に上まわり、逸失利益に近い額になることでしょう。

 

特許の裁判ではこういった決まりに従って実際の賠償額が決まるのですが、この損害額を巡る争いは、実質的に裁判に負けたことが前提となるため、被告やその代理人側としては精神的にかなり辛い作業になるでしょう。

 

医薬品はその開発に莫大が費用が係りますので、新薬メーカーはそれを特許で護ることでその開発費用を回収し、回収した費用で次の医薬品を開発していくといったビジネスモデルで成り立っています。

 

ですので、医薬品を巡る特許裁判では今回のような莫大な賠償額がでることは決して不思議ではありません。むしろ今後は医薬品業界だけでなく他の分野でも続々と高額賠償判決が出ることが予想されます。

 

ちなみにこのニュースのような特許裁判を見ると勝った方の東レが正義で負けた方の沢井製薬側が悪のような印象を受けますが、沢井製薬のような後発医薬品メーカーがあるからこそ我々国民は良い薬を安く手に入れることができるということは付言しておく必要があります。

 

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これは似てないだろ?
2024年04月26日

みなさんは、この商標(上)と、この商標(下)は似てると思いますか?

 

 

 

 

 

 

 

この商標が付されたらお客さんが間違ってその商品を買ってしまうでしょうか?あるいは間違えなくとも販売元がなんか資本関係がある関連会社なのかと誤解しますでしょうか?

 

登録商標としてふさわしくない商標が誤って登録されたときは利害関係人はその登録を無効にするための審判を特許庁に請求することができます。

 

この無効審判の請求があったときは特許庁はその是非を判断することになるのですが、その最終判断である審決に不服があるときは、当事者は特許庁ではなく、相手方を被告として裁判(行政訴訟)を請求することができます。

 

例えば、特許庁で無効審判の請求が成り立たないとの審決、つまり無効審判の請求人側が負けた場合は、その請求人が原告となって商標権者を被告として訴訟を提起し、反対に商標権者が負けた場合(無効審決)は、商標権者が原告となって審判請求人を被告として訴訟を提起します。

 

令和6年3月27日に判決言渡があった令和5年(行ケ)第10068号 審決取消請求事件は、前者のパターンである無効審判の請求人が特許庁の審決、つまり無効でないとの審決を不服として知財高裁に提訴したところ、その主張が認められてその審決が取り消しになった事件です。

 

ちょっとややこしいのですが、要するに特許庁では「その登録商標は無効じゃないよ(有効)」と判断したけど、裁判所では反対に「その登録商標は無効だから特許庁の判断は間違っているよ」と判断した事件です。

 

争いとなった登録商標はこれです。

 

商標登録第6371695号

 

 

令和2年3月11日に出願し、拒絶理由通知を受けることなくそのまま令和3年4月1日に登録になったものです。

 

この登録商標に対し、原告は令和3年7月14日に特許庁に無効審判を請求したところ、特許庁は、令和5年5月18日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、これに対して原告が令和5年6月26日にその審決の取消しを求めて訴えを提起したのです。

 

原告が主張する無効理由は、商標法4条1項11号と同項15号に違反するというものです。つまり、争いになったこの登録商標の出願前に、すでにこの登録商標と類似する原告の商標があるから、この登録商標は誤って登録されたものであって、無効である、というものです。

 

この原告の商標というのがこれです。

 

 

 

商標登録第4640297号

 

誰でも一度は目にしたことがある有名な株式会社丸井の登録商標です。裁判所は争いになったこの登録商標はこの丸井の登録商標に似ているから無効だと判断したのです。

 

でも、みなさんどう思いますか? 似てますか?

 

専門家の私から見てもどうしても似てないと思うし、特許庁もそう判断したので原告の訴えを却下したのです。

 

でも、そもそも商標が似てるかそうでないかってどうやって判断するのでしょうか。裁判官の主観でしょうか。もちろん人間が判断することですから、ある程度は主観が介在する余地は否定しませんが、一応客観的な判断基準というか判例がいくつか存在します。それが以下に示す内容です。

 

「商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品又は役務に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかも、その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和45 10 15 20 25 3年2月27日第三小法廷判決(昭和39年(行ツ)第110号)民集22巻2号399頁参照)。」

「また、複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えると認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合等、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められない場合には、その構成部分の一部を抽出し、当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されると解すべきである(最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決(昭和37年(オ)第953号)民集17巻12号1621頁、最高裁平成5年9月10日第二小法廷判決(平成3年(行ツ)第103号)民集47巻7号5009頁、最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決(平成19年(行ヒ)第223号)裁判集民事228号561頁参照)。」

 

なんか、難しい表現や文字がたくさんあって読んでるうちに頭が痛くなってきそうですが、一応裁判所はこれら過去の最高裁判例に基づいて商標の類否を判断しているのです。

 

この判例が示す意味をざっくりと説明すると、まず最初の判例は、商標の見た目(外観)、商標の称呼(読み方)、商標から受ける観念(イメージ)および取引の実情を考慮した場合に、その商標を付した商品の出所つまりその商品のメーカーが同じと誤って消費者が誤解してしまうおそれがあるかどうかという視点で判断する。つまり、消費者が商品自体を間違って購入するのではなく、あくまでのその商品の出所が同じメーカーであると誤解する程商標が似ているかどうかで判断するんだよ、ということです。

 

2つめの判例は、商標が複数の構成からなる場合の判断手法を示したものです。商標はまとまりをもった文字だけのものの他に、図形やロゴなどとと組み合わせたもの、さらに文字でも違う書体や意味を組み合わせたものなど様々な形態のものがあります。このような商標は結合商標と呼ばれ、この結合商標とそうでない商標との類否判断基準を示したのがこの判例です。つまり、結合商標はそのすべての要素が結合した商標全体で類否を判断するのが原則であるが、分離して観察することが不自然でないときは分離してその分離した部分同士で類否を判断してもいいよ、といっています。

 

さて、争いとなった登録商標と、原告の登録商標を比較すると、商標全体としては消費者が出所の混同を招くほど類似しているとは到底思えませんよね。争いとなった登録商標は「O!OiMAIN」なる文字列をすべて黒文字で、かつ等間隔でちょっと斜めに傾いた斜体でまとまりよく書かれています。一方、原告の登録商標は、赤いOと縦棒を交互に配置したおなじみの商標です。

 

ところが裁判所は、「O!OiMAIN」は、前半の「O!Oi」部分と後半の「MAIN」とは分離して観察することが不自然でないし、そうすると前半の「O!Oi」と、赤いOと縦棒を交互に配置した原告商標を比べると見た目や観念が共通するから両商標は類似する、との判断したのです。

 

でも、これってどうでしょうか?そもそも「前半の「O!Oi」部分と後半の「MAIN」とは分離して観察することが不自然でない」という判断はどうみても納得できないのですが、みなさんはどう思いますか?これじゃいくら何でも商標権者が気の毒です。私が代理人だったら裁判官にくってかかりそうです。

 

でも、この判決理由をよく読んでみると、被告の商標権者は「O!Oi」部分を切り離したような態様の「OIOI」、「OiOi」、「O!Oi」等の標章を実際に使用していたり、「O!OiCOLLECTION」のように「O!Oi」部分と他の文字を組み合わせて使用していたりしますので、裁判所はこれらの取引の実情を考慮して「前半の「O!Oi」部分と後半の「MAIN」とは分離して観察することが不自然でない」と判断したのかもしれません。

 

ですので、商標権者がもしこのような「O!Oi」部分を切り離したような使用をしていなければ、結論はまた違っていたかもしれませんね。

 

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