みなさんは、この商標（上）と、この商標（下）は似てると思いますか？
この商標が付されたらお客さんが間違ってその商品を買ってしまうでしょうか？あるいは間違えなくとも販売元がなんか資本関係がある関連会社なのかと誤解しますでしょうか？
登録商標としてふさわしくない商標が誤って登録されたときは利害関係人はその登録を無効にするための審判を特許庁に請求することができます。
この無効審判の請求があったときは特許庁はその是非を判断することになるのですが、その最終判断である審決に不服があるときは、当事者は特許庁ではなく、相手方を被告として裁判（行政訴訟）を請求することができます。
例えば、特許庁で無効審判の請求が成り立たないとの審決、つまり無効審判の請求人側が負けた場合は、その請求人が原告となって商標権者を被告として訴訟を提起し、反対に商標権者が負けた場合（無効審決）は、商標権者が原告となって審判請求人を被告として訴訟を提起します。
令和６年３月２７日に判決言渡があった令和５年（行ケ）第１００６８号 審決取消請求事件は、前者のパターンである無効審判の請求人が特許庁の審決、つまり無効でないとの審決を不服として知財高裁に提訴したところ、その主張が認められてその審決が取り消しになった事件です。
ちょっとややこしいのですが、要するに特許庁では「その登録商標は無効じゃないよ（有効）」と判断したけど、裁判所では反対に「その登録商標は無効だから特許庁の判断は間違っているよ」と判断した事件です。
争いとなった登録商標はこれです。
商標登録第６３７１６９５号
令和２年３月１１日に出願し、拒絶理由通知を受けることなくそのまま令和３年４月１日に登録になったものです。
この登録商標に対し、原告は令和３年７月１４日に特許庁に無効審判を請求したところ、特許庁は、令和５年５月１８日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、これに対して原告が令和５年６月２６日にその審決の取消しを求めて訴えを提起したのです。
原告が主張する無効理由は、商標法４条１項１１号と同項１５号に違反するというものです。つまり、争いになったこの登録商標の出願前に、すでにこの登録商標と類似する原告の商標があるから、この登録商標は誤って登録されたものであって、無効である、というものです。
この原告の商標というのがこれです。
商標登録第４６４０２９７号
誰でも一度は目にしたことがある有名な株式会社丸井の登録商標です。裁判所は争いになったこの登録商標はこの丸井の登録商標に似ているから無効だと判断したのです。
でも、みなさんどう思いますか？ 似てますか？
専門家の私から見てもどうしても似てないと思うし、特許庁もそう判断したので原告の訴えを却下したのです。
でも、そもそも商標が似てるかそうでないかってどうやって判断するのでしょうか。裁判官の主観でしょうか。もちろん人間が判断することですから、ある程度は主観が介在する余地は否定しませんが、一応客観的な判断基準というか判例がいくつか存在します。それが以下に示す内容です。
「商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品又は役務に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかも、その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である（最高裁昭和４5 10 15 20 25 ３年２月２７日第三小法廷判決（昭和３９年（行ツ）第１１０号）民集２２巻２号３９９頁参照）。」
「また、複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えると認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合等、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められない場合には、その構成部分の一部を抽出し、当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されると解すべきである（最高裁昭和３８年１２月５日第一小法廷判決（昭和３７年（オ）第９５３号）民集１７巻１２号１６２１頁、最高裁平成５年９月１０日第二小法廷判決（平成３年（行ツ）第１０３号）民集４７巻７号５００９頁、最高裁平成２０年９月８日第二小法廷判決（平成１９年（行ヒ）第２２３号）裁判集民事２２８号５６１頁参照）。」
なんか、難しい表現や文字がたくさんあって読んでるうちに頭が痛くなってきそうですが、一応裁判所はこれら過去の最高裁判例に基づいて商標の類否を判断しているのです。
この判例が示す意味をざっくりと説明すると、まず最初の判例は、商標の見た目（外観）、商標の称呼（読み方）、商標から受ける観念（イメージ）および取引の実情を考慮した場合に、その商標を付した商品の出所つまりその商品のメーカーが同じと誤って消費者が誤解してしまうおそれがあるかどうかという視点で判断する。つまり、消費者が商品自体を間違って購入するのではなく、あくまでのその商品の出所が同じメーカーであると誤解する程商標が似ているかどうかで判断するんだよ、ということです。
２つめの判例は、商標が複数の構成からなる場合の判断手法を示したものです。商標はまとまりをもった文字だけのものの他に、図形やロゴなどとと組み合わせたもの、さらに文字でも違う書体や意味を組み合わせたものなど様々な形態のものがあります。このような商標は結合商標と呼ばれ、この結合商標とそうでない商標との類否判断基準を示したのがこの判例です。つまり、結合商標はそのすべての要素が結合した商標全体で類否を判断するのが原則であるが、分離して観察することが不自然でないときは分離してその分離した部分同士で類否を判断してもいいよ、といっています。
さて、争いとなった登録商標と、原告の登録商標を比較すると、商標全体としては消費者が出所の混同を招くほど類似しているとは到底思えませんよね。争いとなった登録商標は「Ｏ！ＯｉＭＡＩＮ」なる文字列をすべて黒文字で、かつ等間隔でちょっと斜めに傾いた斜体でまとまりよく書かれています。一方、原告の登録商標は、赤いＯと縦棒を交互に配置したおなじみの商標です。
ところが裁判所は、「Ｏ！ＯｉＭＡＩＮ」は、前半の「Ｏ！Ｏｉ」部分と後半の「ＭＡＩＮ」とは分離して観察することが不自然でないし、そうすると前半の「Ｏ！Ｏｉ」と、赤いＯと縦棒を交互に配置した原告商標を比べると見た目や観念が共通するから両商標は類似する、との判断したのです。
でも、これってどうでしょうか？そもそも「前半の「Ｏ！Ｏｉ」部分と後半の「ＭＡＩＮ」とは分離して観察することが不自然でない」という判断はどうみても納得できないのですが、みなさんはどう思いますか？これじゃいくら何でも商標権者が気の毒です。私が代理人だったら裁判官にくってかかりそうです。
でも、この判決理由をよく読んでみると、被告の商標権者は「Ｏ！Ｏｉ」部分を切り離したような態様の「ＯＩＯＩ」、「ＯｉＯｉ」、「Ｏ！Ｏｉ」等の標章を実際に使用していたり、「Ｏ！ＯｉＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」のように「Ｏ！Ｏｉ」部分と他の文字を組み合わせて使用していたりしますので、裁判所はこれらの取引の実情を考慮して「前半の「Ｏ！Ｏｉ」部分と後半の「ＭＡＩＮ」とは分離して観察することが不自然でない」と判断したのかもしれません。
ですので、商標権者がもしこのような「Ｏ！Ｏｉ」部分を切り離したような使用をしていなければ、結論はまた違っていたかもしれませんね。
