すみれブログ
特許明細書には「発明の効果」を記載してはいけないのか?
2019年05月23日

今月号の業界紙「パテント誌」に、ある会員(弁理士)が投稿した「権利者たる明細書に「発明の効果」は記載すべきでない」とのタイトルの論文が掲載されていました。

 

この業界紙は会員全員に毎月送られてきてその内容も役に立つものが多いのですが、忙しさにかまけて殆ど読んでいませんでした。でも、この論文は実務家にとってはなかなかショッキングなタイトルであったことと、以前からこういった噂は耳にしていて気になっていたのでじっくり読ませて頂きました。

 

この論文によれば、タイトルとおり「権利者たる明細書に「発明の効果」は記載すべきでない」とのことです。ホントでしょうか? この見解が妥当かどうか検討してみます。

 

この論文ではその理由として大きく2つあげており、1つめが「明細書に発明の効果を記載する必要はないから」というもので、2つめが「明細書に発明の効果を記載すると権利範囲が狭く解釈されて不利になるから」というものです。

 

まず、1つめの理由(「明細書に発明の効果を記載する必要はないから」)について検討してみます。

 

明細書には必須記載事項というものがあり、これが記載されていないと記載不備として拒絶されます。そして、この必須記載事項というのは、①「発明の名称」と、②「図面の簡単な説明」と、③「発明の詳細な説明」の3つです(特許法第36条第3項)。

 

さらに、この③「発明の詳細な説明」は、経済産業省令で定めるところにより当業者が実施可能な程度までその発明を明確且つ十分に記載すること、および発明者が知っている先行技術文献を記載することといった2つの条件(特許法第36条第4項1号、2号)を満たす必要があります。

 

また、さらにこの「経済産業省令で定めるところ」によれば、「発明の詳細な説明」には「発明が解決しようとする課題及びその解決手段、その他当業者がその発明を理解するのに必要な事項」(施行規則第24条の2)を記載しなければならないようになっています。

 

つまり、明細書の「発明の詳細な説明」には発明が解決しようとする課題及びその解決手段である発明の構成がわかりやすく記載してあれば十分で、「発明の効果」は明細書の必須記載事項となっておらず、「産業上の利用可能性」などと同じく任意記載事項の1つに過ぎないのです。

 

特許は本来秘密にしておきたい発明を公開する代償として国家から付与されるものですので、付与される権利範囲以上の内容は公開する必要はなく、むしろ明細書に記載すべきでないのが原則です。

 

そういった観点からすると「権利書たる明細書に「発明の効果」は記載すべきでない」とう意見は正しいと思います。

 

その一方、許可される特許の範囲がどの程度になるかは実際に審査を受けてみないと分からないし、出願後に明細書に新規事項を追加することは許されないので、出願人側には発明の内容を最大限開示したほうが安全といった心理が働き必要以上に開示する傾向があります。

 

特に発明者にとっては発明をすること自体が目的でなくその発明によってもたらされる効果を得るために発明するわけですから、その効果を十分に記載するのは当然の心理です。

 

また、審査の段階で進歩性が肯定される理由の1つとして、審査基準によれば「格別顕著な効果があること」が挙げられていますので、いきおい効果を大袈裟に記載する傾向があります。

 

これに対して論文は、「格別顕著な効果を主張しても認められる可能性が極めて低い。審決取消訴訟において「顕著な効果の看過」を争点とする事案においてその主張が認められる裁判例は極めて少ない。したがって、効果の優位性により進歩性が認められる可能性は極めて低いので、効果の記載は不要であるといえる」として、その理由を否定しています。

 

しかし、権利化の段階においては仮に発明の効果を書きすぎたとしても特に不利に扱われないからそれほど問題にはならないし、むしろ発明の効果を主張することで発明の有用性が明確となり、進歩性を主張しやすい気がします。

 

問題は2つめの理由(「明細書に発明の効果を記載すると権利範囲が狭く解釈されて不利になるから」)です。

 

特許権侵害の裁判では、被疑侵害品が特許発明の構成要件をすべて充足しているか否かが争点となります。原則として被疑侵害品が構成要件の一部でも相違していれば非侵害と判断されます。

 

従って、被告側は被疑侵害品は特許発明の構成要件を満たしていないことを証拠と共に主張するのですが、その理由として「発明の効果」を挙げ、被疑侵害品は明細書記載の「発明の効果」を発揮しないから特許発明の構成要件を満たしていないと主張してくることがあります。

 

明細書に記載した効果が発明の構成要件から当然に導き出せるときは問題ないのですが、当然に導き出せない効果であるときは、被告は被疑侵害品がその効果を発揮しないから、構成要件を満たしていないと主張し、その主張が裁判で認められて非侵害と判断される。

 

技術的範囲の解釈にあたって裁判所は常に明細書の記載を考慮しなければならない(特許法第70条第2項)ので、発明の効果の記載があるとその効果を発揮しない被疑侵害品は特許発明の構成要件を満たしていないとして不利な判決が為されるとのことです。

 

また、均等論の場面においても発明の効果は参酌されるので、もし被疑侵害品がその効果が発揮できなければ、均等物として扱われないので不利になると述べられております。

 

これらについて論文では具体的な判例を挙げていますが、その判例を詳細に検討していないので現時点ではなんとも言えません。挙げている判例は効果の相違というよりも構成自体が相違しているように思えるのですが、時間があればじっくりと検討したいと思います。

 

また、このように「明細書に発明の効果を記載すると権利範囲が狭く解釈されて不利になる」というのが特許侵害の裁判において通有している考え方なのかどうか、あるいはリパーゼ判決のような希有な判例を引き出して拡大解釈しているのかどうかは今後検証が必要です。

 

上述したように発明者にとっては、発明をすること自体が目的でなくその発明によってもたらされる効果を得るために発明するわけですから、その技術説明書である明細書に発明の効果を書かないというのはどうしても片手落ちというか違和感が拭えません。

 

明細書に敢えてその発明の効果を書かずに侵害の場面になって自己の都合のいいようにその効果を主張するのはテクニックとしてはありかも知れませんが、代理人としてはその理由を発明者に説明して納得させるのは、発明者が認識しているその効果が間違っていることがあると認めさせることですから、なかなか容易でありません。

 

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実用新案権は無意味なのか
2019年02月20日

自分がした発明(考案)を他人に真似されないようにする方法として最も効果的なのは特許権や実用新案権を取得することです。

 

例えば個人発明家のAさんが歯垢を今まで以上に簡単にとれる新しい歯ブラシを発明したとします。しかし、その歯ブラシの構造自体はそれほど難しい訳ではなく、関係者であれば現物を見ただけで簡単に作れるような内容です。

 

そこで、Aさんはその発明を他人に真似されないように特許を取ることにしました。インターネットで見つけた弁理士事務所で相談すると、出願すれば特許になりそうだが、特許を取るためには、出願時に約30万円、その後に審査請求料として約15万円、拒絶理由通知が来たときの対応として約12万円、特許になった時には登録料と成功報酬を含めて約15万円、合計70万円以上の費用がかかるとの説明を受けました。

 

これらの費用は通常まとめて支払うのではなくその都度段階的に支払えば良いのですが、それでも個人発明家のAさんにとってはかなりの高額です。費用の点で迷っていると弁理士から実用新案があることを提案されました。

 

実用新案は特許のような審査を経ることなく(無審査で)登録されて権利が発生しますから、当初の出願時の費用の約30万円だけで済みます。審査請求料や拒絶対応費用、成功報酬などは不要なので経済的です。しかも、実用新案権も特許権と同じ独占排他権ですので、無断で真似している他人に対しては差止請求(直ぐに中止しろ)や損害賠償請求(弁償しろ)ができます。

 

しかし、実用新案権は特許権に比べていくつかデメリットがあります。先ず、権利の存続期間が出願日から最長で10年と短いことです。特許権の場合は最長20年間(延長の場合は25年間)存続しますから特許権の半分です。10年の期間が長いか短いかはケースバイケースですが、私のような50を過ぎたものからすればあっという間です。60歳や70歳の方からみればついこの間のような気がするかもしれません。

 

ちなみに「最長で」というのは、商標権のように一端権利が発生すると一律に10年間存続するのではなく、特許権も実用新案権もその権利を維持するためには毎年、国に維持年金を納付する必要があり、これを怠ると途中で権利が消滅してしまうという意味です。

 

次に最も大きなデメリットして差止請求や損害賠償請求等の権利行使をするに際しては、「実用新案技術評価請求書」という書面を相手方に提示しなければならない点です。この「実用新案技術評価請求書」という書面は、特許庁の鑑定書のようなものでその実用新案権が新規性や進歩性等を備えた権利として有効なものかどうかが示された書面です。

 

実用新案登録出願は形式的なチェックだけで実体審査は行われませんから、その権利内容はまさに玉石混淆です。権利として本当に有効な玉のような発明から、すでに世の中で知れ渡っていて誰でも自由に実施できるような石ころのようの発明まで含まれています。前者の場合ならともかく、後者の場合に勝手に権利行使されてしまっては混乱を招きます。いままで自由に実施できた発明がある日突然、見知らぬ他人から「その発明を中止しろ」といわれてしまっては堪まりませんからね。

 

ちなみにこの「実用新案技術評価請求書」はだれでも特許庁長官に請求することができます。費用は約5万円で、請求から発行されるまでの期間は約1~3月程度です。また、この「実用新案技術評価請求書」の評価内容自体は権利行使には関係ありません。仮に否定的な内容(無効)であっても最終的な判断は裁判所が行うからです。ただし否定的な内容では裁判所も認めてくれない可能性が高いし、場合によっては逆に相手に損害賠償を支払う羽目になるため、否定的な内容での権利行使はお勧めできません。

 

その他に実用新案は方法やプログラムの発明は保護対象とならない等いくつかのデメリットがありますが、やはり権利行使の際に上記の「実用新案技術評価請求書」を用意しなければならない点が実用新案権の最大のデメリットでしょう。

 

このため同業者の中でもタイトルとおり「実用新案権は無意味だ」と考える人も少なからずいるようです。なかには実用新案を勧めるのは金儲け主義の悪徳弁理士とまでいうひとがいます。国が認めている制度をまっとうに利用しているだけなのにひどいことをいいますね。

 

たしかに特許庁の出願統計をみると実用新案の年間出願件数は僅か7~8千件であり、特許の約25万件に比べて圧倒的に少なく殆ど利用されていないのが分かります。ただし、特許出願の8割以上は大企業の出願で占められ、しかも大企業の殆どは実用新案登録出願はしませんので、中小企業や個人の出願でみるとそれほど少ない比率ではありません。

 

ちなみに実用新案として出願するよりも意匠登録出願した方がいいという意見もあるようですが、物品の美的外観の保護を目的とする意匠権で自然法則を利用した技術的思想である発明まで保護できるかは甚だ疑問です。その技術的思想が唯一の外観として表現されるといった例外的なケース以外はあまりお勧めできません。

 

かくゆう私は実用新案制度の肯定派です。実際にいろいろな人から相談を受け、年に何件かは受任して手続を行っています。もちろん特許との違いやデメリットを十分説明し納得した頂いたうえでの受任ですが、いまのところ話が違うといったトラブルは一切ありません。

 

といっても通常は特許と実用新案のどちらをした方がいいかと相談されたら、私は断然特許をお勧めします。なんといっても国の審査にパスしたお墨付きの権利ですからその信頼性は実用新案とは段違いですからね。

 

でも、その費用がネックで特許は難しいといわれてしまっては強く勧めることはできません。「費用がないのなら諦めてください」とか「それではお金が用意できたらまた来てください」とか「半額で引き受けます」という対応もあるでしょうが、それではあまりにも切ない。こちらも生活がありますからね。

 

そういった場合、私は妥協案として実用新案登録出願を勧めています。実用新案は出願後数ヶ月で登録されて権利が発生しますが、出願から3年以内であれば特許出願に切り替えることができます。

 

ですから取り敢えず実用新案登録出願して先願権を確保してからその発明が実際にものになるかどうかを3年の期間内に判断し、その後費用を掛けても元が取れると判断したならば特許出願に切り替えればいい。反対に3年経ってもものになるかどうかがわからないのであればそのまま実用新案権を維持すれば良いのです。

 

それなら最初から特許出願しておいても同じじゃないかと意見もありますが、特許の場合は出願から3年後に審査請求するかどうかの判断を強制的に迫られます。放っておいては出願取り下げとなってしまうので3年後には白黒付ける必要があります。審査の結果特許になればいいが特許にならなければ費用が無駄になってしまいます。

 

これに対し、実用新案権の場合は最初から権利が発生していますので審査請求するか否かの判断は不要です。手続き的には上記のように3年以内に特許出願に切り替えるかどうかの判断だけです。しかも権利が有効かどうかは上記のように「実用新案技術評価請求書」を請求し、それでも判断がつかなければ最終的に裁判してみないとわからないというのは考え方によってが非常に嫌らしい権利ともいえます。

 

つまり特許だけでなく実用新案の場合もその権利が有効なものかどうか、さらに自分の実施品がその権利を侵害しているかどうかの判断はとても難しいのです。専門家に判断してもらうにしてもそれなりの費用と時間がかかりますし、専門家でも意見が分かれることは珍しくありません。ですので、「実用新案登録済み」という表示があるだけで、良識のある他人はそれを真似することを躊躇しますので、その牽制効果だけでも十分に実用新案権をもっている価値はあります。

 

しかも、仮に他人がその実用新案と似たようなものを製造販売していたとしても権利行使するか否かは権利者の自由ですし、裁判しても勝てないと思えばそのまま見過ごしておけばいいのです。それ以外の他人への牽制効果を10年間維持できればそれだけで存在意義は大きいといえます。

 

裁判になれば弁護士への着手金だけでも数百万円になることも珍しくありません。資金が潤沢で市場規模が大きい大企業ならば裁判で勝てる権利(=特許権)が必要ですが、資金に乏しい個人発明家や零細企業の場合は、仮に権利を侵害されても裁判費用が賄えないため、裁判自体を起こすことは希です。

 

それでも自分の発明を他人に勝手に真似されるのを指をくわえて見てるのは癪でしょうから、取り敢えず実用新案権として権利を取得しておき、その後の状況に応じて対応するというのがベストではないかと考えます。裁判するお金がない、裁判しても勝てないと思ったら放置すればいいし、いざとなったら借金をしてても裁判を起こしてその実用新案権で戦うこともできるわけですから。

 

その一方、実際に私がご依頼頂いた方の中には真似されても裁判までするつもりはないが、この発明は自分がしたものであることを公的に証明したいという方もいらっしゃいます。そういった人達にとっては権利になるかどうか分からない発明に高額な費用をかけて特許出願するよりも実用新案の方がリーズナブルです。

 

また、他の企業がその実用新案を実施したいと考えた場合、その権利が無効の可能性が高いと判断しても勝手に実施して権利者から無用な裁判を起こされるよりもある程度の金額を提示してその実用新案権を買い取ったほうが安上がりというケースもあります。そういった点でも実用新案の利用価値はまだまだあると思います。

 

制度の負の側面だけをみて実用新案はダメだと斬り捨てるよりも、なんとかメリットや活用方法を見いだしてお客さまに提案するのもプロの仕事ではないかと思います。

 

ちなみに同業者がクライアントに特許出願を勧めたところ調査ミスで拒絶されたため実用新案に切り替えてお茶を濁したという噂を聞いたことがありますが、そういった使い方もあるかも。

 

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